25. Contrato de Transferencia de Tecnología (know how)

CONTRATOS MERCANTILES ATIPICOS

25. Contrato de Transferencia de Tecnología (know how)

25.1. Definición:

El autor Guillermo Cabanellas en su obra Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología en el Derecho Privado, indica que el objeto por excelencia del contrato de transferencia de tecnología son los conocimientos técnicos “know-how” (saber como), y se realiza sobre bienes incorpóreos, como los son los conocimientos técnicos “know how”, patentes de invención, marcas de fábrica, secretos industriales. De conformidad con el artículo 2 inciso e) de la Ley de Garantías Mobiliarias, los bienes incorporales se definen como todo bien mueble que no sea corporal, incluyendo, entre otros: créditos, rentas y derechos de propiedad intelectual. El hecho de su transmisión no disminuye en absoluto los conocimientos que quedan en poder el transmisor.

25.2. Elementos
Personales: licenciante es el titular del derecho de propiedad industrial y licenciatario es quien recibe la autorización para uso del derecho de propiedad industrial.

Reales:
 Transferencia del bien tecnológico: es la principal prestación que se deriva del contrato de transferencia de tecnología en lo que respecta al licenciante o proveedor, de ello resultan algunas obligaciones: que el proveimiento sea oportuno, la tecnología debe ser útil para el uso que de ella se ha previsto y el proveedor es responsable por el incumplimiento o deficiencia. Dicha transferencia es confidencial cuando se trata de tecnología no patentada “know how” suele imponerse al receptor la obligación de mantener el secreto industrial. Además, se da la exclusividad pues la mayoría de las licencias se conceden con carácter exclusivo, pues el receptor que adquiere la tecnología paga por un conocimiento técnico con el fin de colocar en su empresa una ventaja sobre los demás.

 Pago de regalías: la principal obligación que incumbe al licenciatario es el pago que debe realizar por concepto del bien tecnológico que recibe. El pago de regalías puede hacerse en base a las ventas netas o brutas realizadas por el licenciatario. Se establece que entre las obligaciones de dar, en el contrato de transferencia de tecnología se encuentran principalmente dos: “el proveimiento de la tecnología y el pago de las regalías”. Ambos como elementos naturales del contrato que deben darse en la forma y tiempo convenido.

Elemento formal: existe libertad de forma de conformidad con el artículo 671 del Código de Comercio; sin embargo, se recomienda por escrito.

25.3. Características
Atípico, innominado, bilateral, consensual, de tracto sucesivo, oneroso conmutativo, es principal aunque en la celebración de otros contratos se incluye como elemento accesorio, tal es el caso del contrato de franquicia en el cual como característica esencial debe transferirse el “Know How”. El Intuitu Personae, es una de las características principales, ya que se valora fundamentalmente el status de la persona física o moral que va a prestar la asistencia técnica, a suministrar el “know-how” o las patentes, o marcas, considerando, sobre todo su capacidad técnica, su posición en el mercado, su desarrollo económico relativo en comparación con las otras empresas del mismo sector industrial. Condicional o absoluto: pues si bien es cierto su realización y subsistencia puede depender de un suceso futuro, incierto o ignorado por las partes, puede ser independiente de toda condición.

25.4. Terminación del contrato
Toda relación contractual suele tener un determinado período de duración, el cual puede extenderse o reducirse por voluntad de los contratantes o por circunstancias ajenas a dicha relación. El pago, como forma de cumplimiento de las obligaciones, es también la manera normal de la extinción y por ende de la terminación del contrato. Cuando el cumplimiento de las obligaciones constituidas por el contrato implica prestaciones de las llamadas de tracto sucesivo, resulta que aquél se prolonga en el tiempo difiriendo así la eficacia del negocio hasta el vencimiento del plazo. Esta es la forma normal por la que termina el contrato de transferencia de tecnología. La vida del contrato puede extenderse o reducirse, por virtud de prórroga, en el primer caso, y en virtud de rescisión por mutuo consentimiento, en el segundo, por ser un contrato mercantil, la prórroga deberá ser expresa (artículo 676 Código de Comercio).

En el Manual para la Transferencia de Tecnología entre Empresas Latinoamericanas, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se hace referencia que es necesario dejar asentado a quién corresponde la obligación de vigilar la vigencia de las patentes y las marcas. A quién corresponde vigilar y costear los posibles litigios por infracciones de terceros. Cuando sea del caso de una mejora a quién corresponderá los derechos sobre las nuevas patentes.